Đối tượng, nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp?

Căn cứ pháp lý

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật Sở hữu trí tuệ 2005);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (Luật Sở hữu trí tuệ 2009);

Đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Luật sở hữu trí tuệ hiện hành không đưa ra khái niệm cụ thể về đối tượng sở hữu công nghiệp, tuy nhiên có thể hiểu đối tượng sở hữu công nghiệp là các tài sản trí tuệ gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của con người. Đây là kết quả của quá trình đầu tư, nghiên cứu nhằm mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 quy định liệt kê các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp như sau: "Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý".

Tùy thuộc vào tính chất, các đối tượng sở hữu công nghiệp thường được phân thành các nhóm: 

- Các giải pháp kĩ thuật: như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp. Đây là những đối tượng mang đặc tính sáng tạo về kĩ thuật, thường phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, khả năng áp dụng trong công nghiệp, chủ yếu được khai thác trong hoạt động sản xuất công nghiệp để tạo ra những sản phẩm phục vụ các nhu cầu về đời sống, xã hội. Quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng này chỉ pháp sinh trên cơ sở được cấp văn bằng bảo hộ.

- Các chỉ dẫn thương mại: như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Đây là các chỉ dẫn thương mại được các chủ thể kinh doanh sử dụng trong thương mại (trên hàng hóa, bao bì, biển hiệu...) nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Các đối tượng này cấn đáp ứng các điều kiện có khả năng phân biệt, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa mang chỉ dẫn. Quyền sở hữu công nghiệp có thể xác lập thông qua thủ tục đăng ký trên cơ sở thực tiễn sử dụng trong kinh doanh.

- Bí mật kinh doanh: đây là đối tượng sở hữu công nghiệp khá đặc biệt vì những thông tin được coi là bí mật kinh doanh có thể gắn với hoạt động thương mại hoặc thuần túy là những bí quyết kĩ thuật. Do bản chất bí mật kinh doanh có tính bí mật nên bí mật kinh doanh có điều kiện bảo hộ, căn cứ xác lập quyền cũng như nội dung bảo hộ riêng.

Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau: 

"1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)."

Theo đó, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đó cho phép tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Bên cạnh đó, pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được lập dưới hình thức hợp đồng văn bản. 

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo Điều 141 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

“Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).”

So với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc bên chuyển giao chỉ chuyển giao một quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu, đó là quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong suốt thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, bên chuyển giao vẫn là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của bên chuyển giao phụ thuộc vào loại hợp đồng mà các bên thỏa thuận (hợp đồng độc quyền hay không độc quyền). nếu việc chuyển giao là không độc quyền, bên chuyển giao vẫn có thể trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc được tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên thứ ba và đương nhiên chủ sở hữu vẫn nắm giữ quyền định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp.

 Đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2009 quy định:  

“Điều 3. Đối tương quyền sở hữu trí tuệ

2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý”

Điều 142 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về hạn chế việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:

"1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này."

Theo đó, không phải là đối tượng sở hữu công nghiệp nào cũng là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh.

- Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không thể là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Bởi:

+ Chỉ dẫn địa lý là loại chỉ dẫn thương mại có chức năng chỉ dẫn về nguồn gốc của sản phẩm, giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa đến từ những khu vực địa lý nhất định mà các điều kiện địa lí tạo nên tính chất đặc thù của sản phẩm. Do đó, nếu chỉ dẫn địa lý đưuọc chuyển giao cho những chủ thể không sản xuất sản phẩm ở khu vực địa lý đó sẽ là ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

+ Tên thương mại chủ sở hữu chỉ được sử dụng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm… của mình trong lĩnh vực kinh doanh mà không được phép chuyển giao cho người khác.

- Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Vì nhãn hiệu tập thể là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thành viên tổ chức tập thể với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể không phải là thành viên của tổ chức nên việc chuyern giao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chỉ có thể diễn ra trong phạm vi các thành viên của tổ chức tập thể.

-  Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Quy định này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng rằng đây chỉ là hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, tức chất lượng sản phẩm có thể có những sự khác biệt với sản phẩm gốc mang nhãn hiệu.

- Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này. Giống như chủ sở hữu sáng chế, thì bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng, án ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ quy định hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

- Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

- Dạng hợp đồng;

- Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

-Thời hạn hợp đồng;

- Giá chuyển giao quyền sử dụng;

- Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền. 

Có thể thấy, quy định này liệt kê các nội dung được coi là điều khoản cơ bản, cần phải có trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Luật dân sự 2005 và Bộ luật dân sự 2015 đều đã bỏ quy định về điều khoản cơ bản trong hợp đồng mà cho phép các bên được tự do, tự nguyên cam kết thỏa thuận, miễn là không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội (Điều 3 BLDS 2015). Thông thường, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có các nội dung sau:

- Một là: Tên, địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

- Hai là: Căn cứ chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ phát sinh hiệu lực nếu bên chuyển quyền có “tư cách” chuyển quyền sử dụng. Nếu bên chuyển quyền là chủ sở hữu đối tượng SHCN, hợp đồng phải xác định rõ văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên chuyển quyền (tên văn bằng bảo hộ; số văn bằng; ngày cấp; thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ). Nếu bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp các đối tượng SHCN đó thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền SHCN thì cũng phải khẳng định tư cách của bên chuyển quyền bằng các thông tin: tên, ngày kí, số đăng kí... của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng SHCN. Nếu là hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN thứ cấp, hợp đồng phải ghi rõ tên, ngày kí, thời hạn hiệu lực của hợp đồng cấp trên mà qua đó, quyền sử dụng độc quyền đối tượng SHCN được cấp cho bên chuyển quyền.

- Ba là: phạm vi chuyển quyền sử dụng. Điều khoản về phạm vi chuyển giao quyền sử dụng thường được chỉ rõ là độc quyền hay không độc quyền; các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên được chuyển quyền như: phạm vi đối tượng mà bên được chuyển quyền được sử dụng; giới hạn hành vi sử dụng của bên được chuyển quyền.

- Bốn là: giới hạn lãnh thổ: Các bên có thể thỏa thuận bên được chuyển quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nào, toàn bộ lãnh thổ hay chỉ giới hạn trong một, một số khu vực, địa phương nhất định thuộc lãnh thổ quốc gia đó.

- Năm là: thời hạn của hợp đồng. Thời hạn chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp do các bên thỏa thuận nhưng chỉ giới hạn trong thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

- Sáu là: Giá chuyển giao quyền sử dụng và phương thức thanh toán. Giá chuyển giao là điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp do bản chất của hợp đồng là có đền bù. 

Những điều khoản hạn chế bất hợp lý không được có trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:

- Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó;

- Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó;

- Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp;

- Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.

Nếu các điều khoản này vẫn được ghi nhận trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì sẽ mặc nhiên bị vô hiệu (Khoản 3 Điều 144).

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Hoàng Anh