Hình thức và hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như thế nào?

Quyền sở hữu trí tuệ nói chung hay quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng là quyền tài sản nên bản thân đối tượng quyền sở hữu trí tuệ không thể tự đem lại các lợi ích về kinh tế cho người nằm giữ mà chỉ khi chủ sở hữu, người sử dụng áp dụng các đối tượng này vào quá trình sản xuất, kinh doanh thì mới thực sự đem lại những lợi ích về vật chất cũng như tinh thần. Chủ sở hữu quyền sở đối tượng sở hữu công nghiệp có thể tự khai thác các quyền này hoặc chuyển giao quyền sử dụng có thời hạn để thu phí... Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào về chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp? Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có phải đăng ký không? Hãy cùng Luật Hoàng Anh tìm hiểu qua nội dung bài viết sau. 

Căn cứ pháp lý

- Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 (Luật Sở hữu trí tuệ 2005);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009 (Luật Sở hữu trí tuệ 2009);

Đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Luật sở hữu trí tuệ hiện hành không đưa ra khái niệm cụ thể về đối tượng sở hữu công nghiệp, tuy nhiên có thể hiểu đối tượng sở hữu công nghiệp là các tài sản trí tuệ gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của con người. Đây là kết quả của quá trình đầu tư, nghiên cứu nhằm mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Khoản 2 Điều 3 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ 2009 quy định liệt kê các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp như sau: "Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý".

Tùy thuộc vào tính chất, các đối tượng sở hữu công nghiệp thường được phân thành các nhóm: 

- Các giải pháp kĩ thuật: như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp. Đây là những đối tượng mang đặc tính sáng tạo về kĩ thuật, thường phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, khả năng áp dụng trong công nghiệp, chủ yếu được khai thác trong hoạt động sản xuất công nghiệp để tạo ra những sản phẩm phục vụ các nhu cầu về đời sống, xã hội. Quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng này chỉ pháp sinh trên cơ sở được cấp văn bằng bảo hộ.

- Các chỉ dẫn thương mại: như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý. Đây là các chỉ dẫn thương mại được các chủ thể kinh doanh sử dụng trong thương mại (trên hàng hóa, bao bì, biển hiệu...) nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ. Các đối tượng này cấn đáp ứng các điều kiện có khả năng phân biệt, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa mang chỉ dẫn. Quyền sở hữu công nghiệp có thể xác lập thông qua thủ tục đăng ký trên cơ sở thực tiễn sử dụng trong kinh doanh.

- Bí mật kinh doanh: đây là đối tượng sở hữu công nghiệp khá đặc biệt vì những thông tin được coi là bí mật kinh doanh có thể gắn với hoạt động thương mại hoặc thuần túy là những bí quyết kĩ thuật. Do bản chất bí mật kinh doanh có tính bí mật nên bí mật kinh doanh có điều kiện bảo hộ, căn cứ xác lập quyền cũng như nội dung bảo hộ riêng.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là gì?

Theo Điều 141 Luật sở hữu trí tuệ 2005:

“Điều 141. Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).”

So với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc bên chuyển giao chỉ chuyển giao một quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu, đó là quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong suốt thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, bên chuyển giao vẫn là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của bên chuyển giao phụ thuộc vào loại hợp đồng mà các bên thỏa thuận (hợp đồng độc quyền hay không độc quyền). nếu việc chuyển giao là không độc quyền, bên chuyển giao vẫn có thể trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc được tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên thứ ba và đương nhiên chủ sở hữu vẫn nắm giữ quyền định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp.

Đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ 2009 quy định:  

“Điều 3. Đối tương quyền sở hữu trí tuệ

2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý”

Điều 142 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về hạn chế việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:

"1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này."

Theo đó, không phải là đối tượng sở hữu công nghiệp nào cũng là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh.

- Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không thể là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Bởi:

+ Chỉ dẫn địa lý là loại chỉ dẫn thương mại có chức năng chỉ dẫn về nguồn gốc của sản phẩm, giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa đến từ những khu vực địa lý nhất định mà các điều kiện địa lí tạo nên tính chất đặc thù của sản phẩm. Do đó, nếu chỉ dẫn địa lý đưuọc chuyển giao cho những chủ thể không sản xuất sản phẩm ở khu vực địa lý đó sẽ là ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

+ Tên thương mại chủ sở hữu chỉ được sử dụng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm… của mình trong lĩnh vực kinh doanh mà không được phép chuyển giao cho người khác.

- Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Vì nhãn hiệu tập thể là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thành viên tổ chức tập thể với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể không phải là thành viên của tổ chức nên việc chuyern giao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chỉ có thể diễn ra trong phạm vi các thành viên của tổ chức tập thể.

-  Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Quy định này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng rằng đây chỉ là hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, tức chất lượng sản phẩm có thể có những sự khác biệt với sản phẩm gốc mang nhãn hiệu.

- Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này. Giống như chủ sở hữu sáng chế, thì bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng, án ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội.

Hình thức của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau: 

" 2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp)."

Hình thức của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được lập thành văn bản thể hiện đầy đủ thỏa thuận của các bên; mọi hình thức giao kết khác đều không có giá trị pháp lý. Nếu hợp đồng là một phần của hợp đồng khác (ví dụ hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị) thì nội dung hợp đồng phải được thành lập thành một bộ phận riêng biệt.

Hợp đồng phải được các bên hoặc đại diện có thẩm quyền của các bên ký tên. Người ký phải ghi rõ đầy đủ, ngày ký, nơi ký và chữ ký phải có xác nhận hợp lệ. Nếu bên ký là tổ chức có con dấu hợp pháp, chữ ký phải đóng dấu của bên đó. Nếu bên ký là cá nhân, tổ chức Việt Nam không có con dấu hợp pháp, chữ ký phải có dấu xác nhận của phong công chứng hoặc Ủy ban nhân dân địa phương nơi người đăng ký cư trú hoặc bên ký kết có trụ sở. nếu bên ký kết là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không có con dấu hợp pháp, chứ ký phải có xác thực của cơ quan công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền tương đương. Trường hợp một bên của hợp đồng gồm nhiều tổ chức, cá nhân thì hợp đồng phải được tất cả những người đại điện của các tổ chức, cá nhân đó ký hoặc phải có văn bản ủy quyền của tất cả các tổ chức, cá nhân đó cho người đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng.

Thủ tục đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 9 Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 quy định như sau:

"Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên."

Theo đó, đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp xác lập trên cơ sở đăng ký (như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí...), hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận của các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng kí tại cơ quan quản lí nhà nước về sở hữu công nghiệp trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Quy định này bảo đảm sự phù hợp với hiện định CPTPP chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 14/01/2019 quy định các bên không được yêu cầu phải đưng kí để xác định hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Điều này có nghĩa việc đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (đối với các đối tượng phải đăng kí xác lập quyền trừ nhãn hiệu) không phải là một điều kiện bắt buộc, tuy nhiên đây lại là điều kiện để hợp đồng có hiệu lực đối với bên thứ ba. 

 Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các bên tham gia hợp đồng phải có hồ sơ đăng ký hợp đồng đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu đối tượng của hợp đồng là quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí, cơ quan đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là Cục sở hữu trí tuệ.

Theo Điều 149 Luật sở hữu trí tuệ số 2005 quy định hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng công nghiệp bao gồm:

“Điều 149. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

1. Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

2. Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;

3. Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

4. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;

5. Chứng từ nộp phí, lệ phí;

6. Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.”

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận, chứng thực, kể cả phụ lục). Nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt;

Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng độc quyền cấp trên nếu hợp đồng cần đăng ký là hợp đồng thứ cấp.

Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; nếu không đạt được sự thỏa thuận thì phải có văn bản giải trình lý do không đồng ý của các đồng chủ sở hữu không đồng ý chuyển quyền sử dụng

Mọi thay đổi như sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, gia hạn hiệu lực đối với hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký phải được các bên ký kết bằng văn bản theo hình thức hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký như đối với hợp đồng chính mới có giá trị pháp lý; việc chuyển quyền của mỗi bên theo hợp đồng pháp lý đã ký cho bên thứ ba (như thừa kế, sáp nhập…) cũng phải được đăng ký.

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết của Luật sở hữu trí tuệ.

Luật Hoàng Anh